Юристы Deloitte и Beiten Burkhardt рассказывают о том, как правильно распорядиться интеллектуальной собственностью
Интеллектуальная собственность в России во многом остается понятием эфемерным. Причиной этого является несовершенство законодательства в данной области, недостаток опыта по судебной защите прав собственников и зачастую незнание принципов оценки и учета нематериальных активов в компаниях. Это при том что во многих из них, особенно работающих в сфере информационных технологий, оборотный капитал и средства, находящиеся на балансе, представляют собой лишь «верхнюю часть айсберга», и без учета нематериальных активов невозможно дать точную оценку стоимости бизнеса в целом.
Ознакомление российских бизнесменов с методами управления, учета и защиты интеллектуальной собственности стало главной задачей семинара, организованного компанией Deloitte and Touche СНГ и юридической фирмой Beiten Burkhardt.
Одной из основных проблем, по мнению организаторов семинара, является недостаточная юридическая грамотность в сфере интеллектуальной собственности. Несмотря на то что нарушение прав собственников сейчас стало повседневной практикой, количество судебных разбирательств в этой сфере ничтожно мало — к примеру, в прошлом году в арбитражных судах было рассмотрено всего около тысячи дел, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности, тогда как общее количество судебных дел приблизилось к миллиону. Причем большинство из рассмотренных дел касалось неправомерного использования товарных знаков — самого «осязаемого» и понятного из возможных объектов интеллектуальной собственности.
Вспомнить все
Первым шагом на пути защиты прав на интеллектуальную собственность, по словам партнера Beiten Burkhardt в сфере правовой защиты информационных систем, ИТ и массовых коммуникаций Виктора Наумова, должно стать составление списка объектов интеллектуальной собственности, определение уровня их защищенности и выявление возможных юридических рисков.
Полученные таким образом сведения следует занести в реестр, который необходимо пополнять по мере появления новых объектов интеллектуальной собственности. При этом реестр должен классифицировать объекты по широкому ряду признаков: назначению, стоимости, автору, лицам, имеющим доступ к информации, требуемым и осуществленным мерам юридической защиты и так далее. Разумеется, такой способ учета нематериальных активов является достаточно затратным по времени и средствам.
Хорошая оценка
Не меньшее значение при работе с нематериальными активами имеет правильная оценка их рыночной и инвестиционной стоимости. Она необходима при разработке вариантов использования нематериальных активов и составлении бюджета на их развитие, проведении реструктуризации, ликвидации или банкротства компании, совершении сделок купли-продажи компании в целом или собственно объектов интеллектуальной собственности, при оценке стоимости компании и, наконец, в случае судебных разбирательств, связанных с нарушением прав собственности или недобросовестной конкуренцией.
Специалисты Deloitte предлагают три подхода к оценке нематериальных активов: доходный, сравнительный и затратный. При применении первого из них стоимость объекта интеллектуальной собственности оценивается исходя из определения будущих доходов от его использования.
Реже при проведении оценки прибегают к сравнительному подходу, который основан на использовании данных по прошлым сделкам по купле-продаже нематериальных активов. Этот метод сложен в применении в силу закрытости отечественного рынка и отсутствия репрезентативной информации о стоимости аналогичных объектов интеллектуальной собственности.
Затратный подход применяется, как правило, для финансовой отчетности, поскольку провести правильную оценку, пользуясь им, почти невозможно. Он базируется на определении затрат, связанных с созданием или приобретением нематериального актива, а также введением его в действие.
Право передачи
Зачастую трудности возникают при смене владельца объекта интеллектуальной собственности. Существует несколько способов передачи прав, условно их можно разделить на корпоративные и договорные. К корпоративным способам относятся вклад в уставный капитал и реорганизация компании. В любом случае, передача прав на объекты интеллектуальной собственности должна начинаться с составления перечня этих объектов (здесь крайне полезен будет уже упоминавшийся реестр). Следует учесть, что передача прав на товарные знаки и промышленную собственность подлежит обязательной регистрации в Роспатенте, эта процедура, как правило, занимает достаточно много времени, поэтому сроки передачи должны быть максимальны.
К договорным способам передачи прав относятся, например, уступка, лицензия, авторский договор.
Уступка, как правило, применяется при купле-продаже дорогого или уже неактуального для компании-продавца объекта. При этом можно передавать права как на полное, так и на частичное его использование. В отличие от уступки, лицензия подразумевает, что владелец интеллектуальной собственности не теряет прав на передаваемый объект. В лицензионном договоре имеет смысл указать не только объем передаваемых прав и срок их передачи, но и территорию использования. В противном случае считается, что объект может быть использован на всей территории РФ.
Немало подводных камней есть и у авторского договора, объектом которого обычно являются произведения литературы, науки, искусства, программы для ЭВМ и базы данных. Во-первых, следует учесть, что личные неимущественные права, например, право на обнародование, не передаваемы. Во-вторых, передаются только те права, которые указаны в договоре. Если, например, не прописано право передачи авторского произведения третьим лицам, дальнейшее распространение его будет считаться незаконным. И, наконец, следует учесть, что по закону передавать права можно только на уже существующее произведение.
Все перечисленные договорные способы передачи прав вступают в силу только после регистрации, до этого использовать передаваемый объект нельзя — он признается контрафактным, а его использование карается вплоть до привлечения к уголовной ответственности.
А автор кто?
Часто путаница возникает при определении прав на объект, созданный работником компании. Если неимущественные права по закону принадлежат только автору, то исключительные или имущественные права на распространение или воспроизведение объекта интеллектуальной собственности могут быть признаны как за работником, так и за его работодателем. Поэтому существует вероятность, что автор, например, программы или базы данных попытается оспорить права на нее. Как этого избежать?
Во-первых, закон однозначно трактует имущественные права на принадлежность служебного произведения в пользу работодателя, если иное не предусмотрено договором между ним и создателем. Служебным произведение признается, если оно было создано в рамках исполнения служебных обязанностей и по заданию работодателя, что должно быть подтверждено документально.
Во избежание подобных споров очень важно правильно составить должностные инструкции для работников, занимающихся созданием объектов интеллектуальной собственности, а также максимально формализовать техническое задание, вплоть до оформления его при необходимости в приказ.
Стоит также позаботиться о соблюдении неимущественных прав сотрудника — права на авторство, права на защиту репутации автора, права на обнародование — поскольку при их нарушении работник имеет все основания потребовать от компании возмещения причиненного ему морального ущерба.
Еще один предмет разногласий — вопрос о том, следует ли компании выплачивать сотруднику вознаграждение за созданное им произведение. Безусловно, стоит, поскольку это один из наилучших способов исключить в будущем споры по поводу принадлежности имущественных прав.
Директор юридической службы Deloitte Лилия Егорова особо подчеркнула, что выплата вознаграждения работнику, создавшему программу для ЭВМ, обязательна. Как правило, размер и порядок выплаты авторского вознаграждения определяется договором между работником и работодателем, а сам договор носит гражданско-правовой характер.
Распространенная ошибка — включать условия о вознаграждении в трудовой договор, поскольку, как уже говорилось, по российским законам передача прав на пока не существующий объект интеллектуальной собственности невозможна, что оставляет работнику возможность вернуться к вопросу о принадлежности имущественных прав в будущем.